Опубліковано в журналі “Головбух”, № 31 (990), 22 серпня 2016 року, стор. 24-29

Власники підприємства-виробника вирішили зареєструвати торговельну марку, яка є скороченою назвою цього підприємства. Податківці під час перевірки визнали порушення — заниження доходу в результаті безоплатного використання торговельної марки. Розглянемо, що варто знати про використання торговельних марок

Торговельна марка: ризикуй уміючи

Чи не траплялося з вами такого, коли щось новіше, досконаліше виявлялося спочатку зовсім не таким зручним, як очікувалося? Наприклад, ви все життя їздили на вітчизняній «Таврії». А потім стали власником новенького сучасного «Мерседеса». Багато корисних, але незнайомих функцій, без яких ви обходилися раніше, відтепер створюватимуть вам дискомфорт. Але мине трохи часу, і ви навряд чи захочете позбутися того «дискомфорту» і пересісти назад у «Таврію». Бо те, що спочатку видалося дискомфортом — усього лише новий рівень комфорту.

Чи не те саме відбувається з торговельними марками (далі — ТМ), які ще називають знаками для товарів і послуг? Поки навчимося з ними працювати, доведеться добряче нагріти чуба.

Підводні камені ТМ

В акті перевірки, складеному зовсім нещодавно, податківці зазначили «порушення пп. 14.1.13, 14.1.225 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст.135 ПК України, в результаті чого», на їхню думку, було занижено дохід на суму 2,5 млн. грн. протягом 2014 року. І сталося це через те, що до доходу зазначеного періоду не віднесено умовно нараховану податковим органом суму в розмірі 2,5 млн. грн. за безоплатне користування ТМ.

А ситуація полягала в тому, що власники підприємства-виробника вирішили зареєструвати ТМ, яка є скороченою назвою цього підприємства. Виходить, що підприємство, позначаючи свою продукцію своєю ж назвою, використовувало ТМ, зареєстровану на фізичних осіб — власників цього самого підприємства.

Як податківці визначили вартість такого користування саме на 2,5 млн. грн., вони не пояснили. Але цифра потрапила в акт, а отже, і в податкове повідомлення-рішення. І тепер усі аргументи щодо такої нісенітниці (а може, й ні) вислуховуватиме суд. Та пояснювати в суді доведеться: по-перше, що не було використання ТМ самим підприємством, по-друге, якщо й було, то стільки використання ТМ, тим паче невідомої, не коштує. Це ж не Макдональдс і не Кока-кола, врешті-решт.

Тож коли власники підприємства вирішують, що його назва вже варта того, аби стати ТМ, та реєструють цю ТМ на себе особисто, а не на підприємство, вони дуже нагадують водіїв, що пересідають з «Таврії» одразу на «Мерседес». У цій ситуації корисно буде знати наслідки такої реєстрації, аби потім не було зауважень в актах перевірки.

ТМ та її використання

Передусім довідаємося, як це питання урегульовує законодавство. Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII (далі — Закон № 3689) знак для товарів і послуг — це «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». При цьому зареєстрованим вважається той знак, на який видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг. А згідно зі статтею 5 цього Закону таке свідоцтво одночасно посвідчує й право власності на ТМ.

Стаття 492 Цивільного кодексу України (ЦК) під поняттям «торговельна марка» розуміє «будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами».

Для отримання свідоцтва на ТМ треба подати відповідну заявку до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2014 № 658, ця Державна служба і є таким органом.

Після експертизи такої заявки та інших процедур, що займає орієнтовно рік, Державна служба здійснює реєстрацію ТМ та протягом місяця після такої реєстрації видає свідоцтво.

Отримавши свідоцтво, особа, яка подала заявку, стає власником ТМ та набуває відповідних прав. Проте слід звернути увагу на те, що відповідно до статті 16 Закону № 3689 «права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки», тобто ще до отримання самого свідоцтва. І це також несе в собі ризик.

Свідоцтво надає його власникові право використовувати знак та інші права, визначені Законом № 3698, а також статтею 495 ЦК.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Використанням знака визнають:

• нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
• застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі інтернет.

Зміна окремих елементів ТМ, якщо це не змінює саму ТМ загалом, також визнається використанням такої ТМ.

Окрім використання ТМ, свідоцтво надає його власникові виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом № 3698:

• зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;
• зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
• позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
• позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зрозуміло, що під час перевірки податківців навряд чи цікавитиме факт порушення права власника свідоцтва на ТМ. Їх цікавитиме власне використання ТМ підприємством, що перевіряється, оскільки саме цей факт використання ТМ без оплати й створюватиме для перевіряючих підставу нарахувати податок за безоплатно отриману послугу. І вони, найімовірніше, наполягатимуть на тому, що факт використання відбувся й там, де його насправді не було. Тож від тлумачення використання ТМ залежать і податкові наслідки, і відповідні ризики.

Які дії визнають використанням ТМ, вже було зазначено. Відповідно до частини другої статті 157 Господарського кодексу України (ГК) «використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг».

Згідно з частиною шостою статті 16 Закону № 3698 виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

• здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Так, якщо виробництво певної продукції здійснювали з маркуванням певною ТМ ще до реєстрації такої ТМ, то виробник вправі продовжувати таке виробництво, не запитуючи у нового власника ТМ, а отже, не отримуючи від нього будь-яких послуг: оплатних чи безоплатних;
• використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот. У цьому разі йдеться про те, що продавець, який придбав на законних підставах товар у виробника, вправі цей товар продавати, не запитуючи згоди такого виробника, а отже, й не отримуючи від нього бодай якихось послуг;
• некомерційне використання знака;
• усі форми повідомлення новин і коментарів новин;
• добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Проблемні питання використання ТМ: судова практика

Якщо торговельне підприємство придбало у виробника товар, то чи вважається використанням ТМ, нанесеної на цей товар, у разі реклами цього товару? Якщо так, то торговельне підприємство має отримати оплатний дозвіл на використання ТМ. Якщо такого дозволу отримано не було або він був безоплатний, то податківці охоче збільшать базу оподаткування на суму безоплатно отриманих послуг у вигляді вартості такого використання ТМ.

Проаналізуємо й інші запитання та відповіді на них, які дає судова практика.

Так, у постанові ВГСУ від 12.04.2016 у справі № 918/1141/15 зазначено, що «виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Суд апеляційної інстанції у повторному розгляді справи, на відміну від місцевого господарського суду, з урахуванням встановлених ним фактичних обставин справи та з огляду на застосовані ним приписи частини шостої статті 16 Закону, встановивши правомірність використання знака для товарів і послуг «Kaeser» вже після введення такого товару Позивачем у цивільний оборот, дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог».

Висновок: використання ТМ на товарах, придбаних у власника свідоцтва, не є отриманням послуги від такого власника на використання ТМ. Цілком логічно було б наполягати й на тому, що поширення інформації про наявність такого товару у продавця не є використанням ТМ, проте ВГСУ на цьому не наголосив, хоча й не обмежив можливість такого твердження. Адже для того, щоб продати товар, його треба бодай у якийсь спосіб запропонувати потенційному покупцеві. А це вже буде поширенням інформації про товар під цією ТМ, а отже, може визнаватися рекламою.

Господарський суд міста Києва у рішенні від 02.08.2013 у справі № 910/11324/13 дійшов такого висновку: «Позначення «Вареничная», яке застосовувалось відповідачами при зовнішньому оформленні відкритих ними закладів громадського харчування, є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Вареничная «ПОБЕДА», а за змістом частини п’ятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва на знак для товарів і послуг (яким у цьому випадку є позивач) має виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди таке позначення».

Висновок: застосування ТМ для зовнішнього оформлення закладу є використанням ТМ, на яке треба отримувати згоду у власника свідоцтва.

Господарський суд міста Києва у рішенні від 04.10.2011 у справі № 20/296 (рішення залишено без змін згідно з постановою Київського апеляційного господарського суду від 21 серпня 2013 року) дійшов висновку про те, що «при використанні позначення «fujikura» у доменному імені fujikura.com.ua відповідачем-1 як власником доменного імені, не порушуються права позивача як власника знаку для товарів і послуг … та не здійснюється використання знаку для товарів і послуг … у розумінні статті 16 Закону». Цього висновку суд дійшов, враховуючи ту обставину, що на відповідному сайті не йдеться про товари, позначені цією ТМ.

Висновок: для того щоб використання ТМ у доменному імені вважалося використанням ТМ, на яке потрібен дозвіл власника свідоцтва, необхідно, щоб за цим посиланням пропонували товар чи послуги, позначені цією ТМ.

ВГСУ в Оглядовому листі «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» від 22.01.2007 № 01-8/24 зазначає, що «виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг обов’язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано». З цього ВГСУ дійшов іншого висновку: «розміщення Компанією спірного знака на веб-сайті та на рекламних щитах під час проведення змагань поза межами України не може вважатися використанням цього знака в розумінні статті 16 Закону».

Висновок: нанесення ТМ на рекламний матеріал не є використанням цієї ТМ, якщо рекламують товар чи послугу, які з цією ТМ не пов’язані. Скажімо, нанесення ТМ «Аспірин» на товари, які з цією ТМ не пов’язані (наприклад, кросівки), не є використанням ТМ.

З наведених норм права і прикладів судової практики висновуємо, що ТМ є тим об’єктом права інтелектуальної власності, використовувати який досконало ще вчаться не лише суб’єкти господарювання, а й судові інстанції. Факт використання тієї чи тієї ТМ є оціночною категорією і визнаватиметься таким, що відбувся, у кожному випадку окремо. Наприклад, продаж товару, придбаного у виробника, під ТМ цього ж виробника не потребує його згоди, а отже, й не вважається безоплатним отриманням від нього послуг.

Проте стосовно реклами цього товару так однозначно стверджувати не можна. Так, якщо цей товар лежить на полицях супермаркету, тобто пропонується покупцям, то навряд чи цю дію можна буде тлумачити як використання ТМ, на яке потрібна згода власника свідоцтва. А якщо супермаркет вирішить цей товар намалювати на бордах, розташованих поруч із зазначенням акційної ціни, то чи можна буде йому це зробити без дозволу власника свідоцтва?

Доки правозастосовчу практику з цього питання випрацьовуватимуть і вдосконалюватимуть, податківці не чекатимуть на її формування. Тож усувати ризики діяльності у означеній сфері треба вже зараз.

ПІДВЕРСТКА

До відома

Варіанти зменшення ризиків

(без претензії на вичерпність ситуацій)

• Якщо ТМ уже зареєстрована, то слід укласти ліцензійний договір на використання ТМ, за яким власник свідоцтва надасть цю ТМ у користування за бодай якусь плату.
• Якщо такий договір ще не укладено, а використання вже здійснюється, то до появи перевіряючих бажано укласти ліцензійний договір з поширенням його дії ретроспективно. Так, відповідно до частини третьої статті 631 ЦК «сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення». Важливо не лише поширити дію такого договору на період до його укладення, а й оплатити цей період користування. А ще ліпше в цей період включити й проміжок часу від подання заявки до отримання свідоцтва.
• У разі продажу товару, поставленого власником ТМ, в договорі поставки варто зазначити, що постачальник надає покупцеві право використовувати ТМ, якою позначено такий товар, для здійснення реклами товару. При цьому вартість такого користування ТМ включають до вартості товару та окремо не оплачують.
• Якщо йдеться про договір поставки, за яким покупець зобов’язує виробника товару нанести на цей товар ТМ, власником якої є сам покупець, то для уникнення конфліктів з контролюючим органом у договорі поставки слід обумовити цей обов’язок постачальника та обов’язково зазначити: «Сторони договору не вважатимуть обов’язок маркування постачальником товару, який є предметом поставки із застосуванням ТМ покупця, використанням ТМ постачальником. Користування ТМ здійснюється виключно покупцем». З прикладом подібних відносин можна ознайомитися в мережах супермаркетів, купуючи товари під тим чи тим брендом. Наприклад, у мережі «NOVUS» таким брендом є «Маrка», а в мережі «BILLA» — «Clever». На продуктах під цими брендами можна прочитати назви та адреси різноманітних виробників, тоді як власником свідоцтва на ТМ є власник торговельної мережі.