Опубліковано в журналі “Головбух” № 44 (859), 29 листопада 2013 р. (стор. 40-47)

Запитання: Підприємство А викупило у підприємства Б авторське право на статті. Яким має бути предмет та назва договору між автором і підприємством Б та між підприємствами А і Б, щоб зберегти у всіх випадках авторське право та правомірність виплати роялті? За умовами оплати підприємство А зобов’язано виплачувати авторську винагороду (роялті) у процентному відношенні від відпускної ціни книжки видавництва, у яку мають увійти такі статті. Відповідно у договорі між підприємствами А і Б має бути вказаний наклад.

Відповідь: Відповідно до п.14.1.120. ст.14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нематеріальні активи (НМА) – це право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності), право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами. Виходячи з питання та наведеного визначення НМА стосовно статей авторів, авторські права на які належать підприємству Б, є правами власності на результат інтелектуальної діяльності (статтю), визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності).
Відповідно до ст.177 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об’єктів цивільних прав, а отже й можуть бути об’єктом права власності та НМА.
Згідно із ст.418 ЦКУ право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦКУ та іншим законом. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності наведено у ст.420 ЦКУ. До них, зокрема, належать: літературні та художні твори.
Відповідно до ч.1 ст.433 ЦКУ до літературних та художніх творів, як об’єктів авторського права (права інтелектуальної власності) відносяться, зокрема романи, поеми, статті та інші письмові твори. Детальніше питання авторського права врегульовані Законом України «Про авторське право і суміжні права» у редакції Закону України від 11.07.2001 р. № 2627-III (далі – Закон про авторське право).
Окрім творця об’єкта права інтелектуальної власності (автора, виконавця, винахідника тощо) суб’єктами авторського права як права інтелектуальної власності відповідно до ст.421 ЦКУ можуть бути й інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору.
Слід мати на увазі, що права інтелектуальної власності за їх належністю творцю поділяють на особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:
1. право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;
2. право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності;
3. інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Згідно із ст.423 ЦКУ особисті немайнові права інтелектуальної власності належать виключно творцеві об’єкта права інтелектуальної власності, тобто у нашому випадку авторові статті, та не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.
Майновими правами інтелектуальної власності є:
1. право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2. виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;
3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;
4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Відповідно до ст.427 ЦКУ майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. При цьому умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до ЦКУ та іншого закону.
Таким чином, автор статті має на неї, як на об’єкт права інтелектуальної власності особисті немайнові та майнові права. Причому передавати іншим особам він може лише майнові права інтелектуальної власності. Особисті немайнові права завжди належатимуть йому.
Відповідно до ст.1107 ЦКУ розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності їх власник може на підставі таких договорів:
1. ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
2. ліцензійний договір;
3. договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;
4. договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
5. інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.
При цьому договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі. Як було вже зазначено вище, авторові статті у будь-якому разі належить особисте немайнове право інтелектуальної власності на неї. А от майнове право належить виключно йому у тому разі, коли таку статтю він створював самостійно без замовлення. Якщо ж автор написав статтю на замовлення іншої особи (підприємства Б), як часто буває у стосунках між редакціями газет, журналів, видавництвами, то відповідно до ст.430 ЦКУ за автором залишається лише особисте немайнове право.
Майнові ж права інтелектуальної власності на статтю, створену за замовленням, з моменту їх виникнення належать її авторові та замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором між автором і редакцією чи видавництвом. Отже, передати майнові права підприємству Б автор статті може шляхом укладення ліцензійного договору, або договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, або іншого договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. У цьому разі майнові права на статтю належать автору з моменту її написання, а у підприємства Б виникають лише з моменту, зазначеного в такому договорі.
Якщо стаття автором написана за замовленням, тобто в результаті виконання умов договору про створення за замовленням і використання статті як об’єкта права інтелектуальної власності, то майнові права на неї у підприємства Б виникають з моменту укладення такого договору, або з іншого моменту, зазначеного у такому договорі.
Згідно із ст.1109 ЦКУ ліцензійний договір – це правочин, за яким одна сторона (ліцензіар, а у нашому випадку автор) надає другій стороні (ліцензіату, а у нашому випадку – підприємству Б) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) (у нашому випадку – на використання статті) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦКУ та іншого закону. При цьому ліцензійним договором може бути передбачено право ліцензіата (підприємства Б) укладати субліцензійний договір, за яким ліцензіат (підприємство Б) надає іншій особі (субліцензіату, у нашому випадку – підприємству А) субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної власності (статті). У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром (автором статті) за дії субліцензіата (підприємства А) несе ліцензіат (підприємство Б), якщо інше не встановлено ліцензійним договором.
У ліцензійному договорі мають бути визначені вид ліцензії, сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
За загальним правилом, ліцензія (тобто право ліцензіата використовувати майнові права на статтю) є невиключною, тобто такою, що не позбавляє автора права укласти ліцензійний договір з іншим ліцензіатом. У випадку ж надання виключної ліцензії ліцензіат (підприємство Б) матиме виключні права, в тому числі й право укладати субліцензійний договір з субліцензіатом (підприємством А). Авторові залишиться лише особисте немайнове право та право на отримання плати за передачу ліцензіатові майнових прав. Відповідно до ст.1113 ЦКУ автор статті може укласти з підприємством Б договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права, у нашому випадку – автор) передає другій стороні (у нашому випадку – підприємство Б) частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
Слід мати на увазі, що відповідно до ч.6 ст.1109 ЦКУ права на використання об’єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. А отже передати такі, не визначені у ліцензійному договорі, права субліцензіату ліцензіат права не матиме. Тож у ліцензійному договорі слід зазначити, що підприємство Б має право не просто надрукувати (опублікувати чи іншим шляхом оприлюднити) статтю, майнові права інтелектуальної власності на яку воно отримало, а й включити її у збірники, книжки, як складову частину. У цьому разі підприємство Б вправі буде передати підприємству А таке право, а останнє вправі буде включити цю статтю у свій збірник.
Як було вказано вище, автор статті може укласти з підприємством Б договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, за яким відповідно до ст.1112 ЦКУ одна сторона (творець – письменник, художник тощо) зобов’язується створити об’єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк. У цьому ж договорі автор і замовник мають встановити, яким чином будуть використовуватися майнові права на статтю, включаючи право замовника (у нашому випадку – підприємства Б) укласти ліцензійний договір та передати права інтелектуальної власності на статтю ліцензіату (підприємству А).
Як було вказано вище, відповідно до ст.1109 ЦКУ у ліцензійному договорі визначаються у тому числі розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності. Відповідно до ч.5 ст.15 Закону про авторські права автор (чи інша особа, яка має авторське право) має право вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору. Винагорода може здійснюватися у формі одноразового (паушального) платежу, або відрахувань за кожний проданий примірник чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів.
Згідно з п.14.1.225 ПКУ роялті – це будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).
Однак слід бути обережним і мати на увазі, що ПКУ не вважає за роялті платежі за отримання об’єктів права інтелектуальної власності у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта права інтелектуальної власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України. Для того, щоб чітко розуміти, про які випадки наразі йдеться, слід розібратися у тому, що саме забороняє ПКУ продавати чи відчужувати. А ПКУ забороняє робити це саме з об’єктами права інтелектуальної власності.
Згідно із ст.420 ЦКУ до об’єктів права інтелектуальної власності належать саме літературні твори. Майнові права на ці твори в переліку об’єктів, що міститься у цій нормі законодавства, не згадуються. Ці права є частиною усієї сукупності прав, що виникають в результаті написання статті і саме вони передаються підприємством Б підприємству А як ліцензіату чи субліцензіату. Усі права ж на саму статтю не можуть бути передані ані підприємству Б, ані підприємству А, оскільки вони включають у себе також і особисті немайнові права, які навіть теоретично не передаються, не продаються і не можуть бути відчужені ніяким шляхом. Ну хіба що їх можна успадкувати.
Дещо іншої думки притримується Міністерство юстиції, яка викладена у листі від 05.05.2011 р. № 289-0-2-11-81. У цьому листі Мінюст ототожнює майнові права на об’єкт права інтелектуальної власності з самим об’єктом та приходить до такого висновку: «Таким чином, оскільки договір про передачу прав інтелектуальної власності спрямований на повне відступлення (відчуження) майнових прав на твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торгову марку чи інший об’єкт права інтелектуальної власності, тобто спрямований на безповоротне відчуження прав, на нашу думку, платіж за зазначеним договором не є роялті». Але навіть у цьому твердженні Мінюсту є прогалина: навіть у разі повного відступлення майнових прав на статтю, її авторові залишаються особисті немайнові права. Тобто він завжди залишиться автором свого твору. І повертати йому їх не треба, бо вони не відчужуються.
Однак, зважаючи на існування такої точки зору та враховуючи фіскальний ухил нашої влади, я би порадив включити в договір застереження про те, що майнові права на статтю передаються на певний строк, наприклад, років на 15-20, або на визначену кількість публікацій. Зі збігом цього строку (чи кількості публікацій) майнові права повертаються і знову виключно належатимуть авторові. Це у свою чергу означатиме поворотний характер передачі майнових прав на статтю, та має усунути можливість тлумачення виплати авторської винагороди не як роялті.
Ну і для наглядності слід запропонувати таке формулювання ліцензійного договору, що укладається між підприємством Б і автором, та субліцензійного договору, що укладається між підприємством А і підприємством Б:
Ліцензійний договір:
«1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створена творчою працею Ліцензіара (автора) стаття на тему «Оподаткування ліцензійних платежів»

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіар надає Ліцензіату ліцензію (дозвіл) на використання Твору такими способами:
– оприлюднення Твору;
– будь-яке повторне оприлюднення Твору;
– переклад Твору;
– переробка, адаптація та інші подібні зміни Твору;
– включення Твору як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо;
– розповсюдження Твору шляхом першого продажу, відчуження іншим способом та шляхом іншого передання до першого продажу примірників Твору;
– подання Твору до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.
2.2. За цим Договором надається виключна ліцензія.
2.3. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, обмежується територією держави Україна.
2.4. Строк дії ліцензії, що надається за цим Договором, – 20 років.

3. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНИЙ ТВІР
3.1. Ліцензіар передає надруковану на папері формату А4 статтю та підписує її кожну сторінку під час підписання Сторонами цього Договору.
4. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. За надання ліцензії на використання Твору Ліцензіат сплачує Ліцензіарові плату у формі паушального платежу в сумі 1000 грн.
4.2. Плата виплачується шляхом одноразового платежу через 5 банківських днів після приймання Твору шляхом банківського переказу на рахунок Ліцензіара, зазначений в цьому Договорі».

Субліцензійний договір:
«1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Під Твором у цьому Договорі розуміється створена творчою працею Ліцензіара (автора) стаття на тему «Оподаткування ліцензійних платежів»

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіат надає Субліцензіату ліцензію (дозвіл) на використання Твору шляхом його включення як складової частини до збірників, антологій, енциклопедій тощо.
2.2. За цим Договором надається невиключна ліцензія.
2.3. Територія дії ліцензії, що надається за цим Договором, обмежується територією держави Україна.
2.4. Строк дії ліцензії, що надається за цим Договором, – 10 років.

3. СТРОКИ І ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО НОСІЯ, В (НА) ЯКОМУ ВТІЛЕНИЙ ТВІР
3.1. Ліцензіат передає надрукований на папері формату А4 Твір з підписом представника Ліцензіата на кожній сторінці Твору.
4. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. За надання ліцензії на використання Твору Субліцензіат сплачує Ліцензіатові плату у формі роялті в розмірі 10 грн. за кожен проданий примірник Твору. Кількість проданих примірників визначається за товарними накладними, складеними Субліцензіатом на відпуск зі складу Ліцензіата збірників, до яких включено Твір.
4.2. Плата виплачується шляхом банківського переказу на рахунок Ліцензіата, зазначений в цьому Договорі, не пізніше 5 числа кожного наступного місяця за попередній місяць, у якому здійснювалася реалізація збірників».