НАУКОВИЙ ВИСНОВОК

щодо визнання торговельної марки добре відомою, застосування позовної давності

(справа №  910/13988/20)

І. Зміст запиту від 28.07.2023

Для наукового висновку щодо тлумачення та застосування норм права відповідно до пункту 3.2. Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду № 1 від 02.02.2018, поставлені наступні запитання:

• З якого моменту здійснюється правовий захист прав на добре відомі торговельні марки в Україні? Чи підлягають правовій охороні торговельні марки, що стали добре відомими на території України до набрання чинності Законом № 850-ІV від 22.05.2003 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності», яким доповнено Закон № 3689-ХІІ статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак»? Чи застосовуються до цих правовідносин положення Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо так, то з якого моменту?
• Чи має особливості правова охорона позначень, які використовувалися до 1991 року та продовжують використовуватися дотепер?
• Зважаючи на те, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (частина третя статті 494 ЦК), чи змінюється правове становище власника свідоцтва на торговельну марку, який тривалий час не реагував на порушення своїх прав з боку особи, яка також почала використовувати знак у своїй діяльності, домоглась, що ця марка стала добре відомою і асоціюється з її продукцією, домоглась визнання цієї марки добре відомою? Чи має тепер «власник» добре відомої марки право заборонити власнику свідоцтва використовувати марку?
• Чи має особа, яка зареєструвала і використовує торговельну марку або яка до дати визнання конфліктуючої марки загальновідомою в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання (попередній користувач), будь-які права використовувати марку після визнання конфліктуючої марки добре відомою?
• Яке правове значення має рішення Апеляційної палати про визнання марки добре відомою, зокрема чи має воно значення встановлення юридичного факту відомості знаку з певного моменту у минулому або ж рішення встановлює певний режим (внаслідок чого певні права виникають з рішення)? Яке значення має відповідне рішення суду про визнання знаку добре відомим?
• Який строк чинності майнових прав на добре відому торговельну марку, стосовно якої не видане свідоцтво і яка визнана такою рішенням суду? З якого моменту обраховується цей строк і як він може бути продовжений?
• Чи може Апеляційна палата прийняти рішення про визнання знаку добре відомим за відсутності конфліктуючих знаків, права на які належать іншим правовласникам? Чи може таке рішення прийняти господарський суд за відсутності конфліктуючих знаків чи них порушень прав власника добре відомого знаку з боку інших осіб? У якому провадженні? Якщо у позовному провадженні, то чи має рішення суду правове значення тільки для сторін або ж егда отпез?
• Як співвідносяться межі судової юрисдикції та повноважень Апеляційної палати щодо розгляду справ про визнання торговельної марки добре відомою?
• Чи розмежовує закон поняття набуття прав на торговельну марку та охорони прав на торговельну марку? Чи виникає право на охорону тільки після визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом?
• Чи застосовується позовна давність до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою? Чи застосовується позовна давність до вимоги про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію конкуруючої торговельної марки, яка заявлена разом з вимогою про визнання торговельної марки добре відомою? Якщо позовна давність застосовується, то з якого моменту?

ІІ. Нормативно-правові акти, документи та джерела, використані при проведенні науково-правової експертизи:

• Конституція України Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
• Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року– Конвенція;
• Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV – ЦК України;
• Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-XII – Закон;
• Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV;
• Господарський процесуальний кодекс України від від 06.11.1991 № 1798-XII – ГПК;
• Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар [За загальною редакцією Я.М. Шевченко]. – К.: ІнЮре, 2004 – 599 с.
• Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
• Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бенедисюк І.М. та ін. – КИЇВ: К.І.С., 2018. – 434 с.
• Про деякі нетрадиційні форми надання дозволів на використання обʼєктів інтелектуальної власності / Дмитришин В.С. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2013/2-1-1_2013/33.pdf;
• Фенюк А.Р. Ознаки правової охорони добре відомої торговельної марки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33408/1/%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%9E%D0%A5%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%98.pdf ;
• Умови набуття та реалізації права попереднього користувача на торговельну марку / Басай О.В. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.clj.nuoua.od.ua/archive/16/22.pdf
• Киричук А.С., Топіна Я.Ю. Право інтелектуальної власності на торгову марку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/15.pdf
• Гуйван П.Д. Деякі питання належного обчислення початкового терміну позовної давності. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/6/tom_1/23.pdf;

IІІ. Результати науково-правового дослідження

Алгоритм цього наукового висновку відповідає переліку питань, винесених на дослідження. Надаються відповіді на питання, які належать до сфери наукових інтересів.

Питання №1

Конвенція набула чинності для України 25.12.1991.

Найважливішим міжнародним договором про охорону торговельних марок є Конвенція, перший міжнародно-правовий акт, що визначив принципові засади міжнародно-правової охорони торговельних марок, міжнародні правила використання торговельних марок.

Слід мати на увазі, що згідно зі статтею 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Положення таких договорів є нормами прямої дії.

А тому норми Конвенції є частиною законодавства, яке регулює правовідносини в Україні з моменту ратифікації останньої. В тому числі і норми, якими регулюється статус добре відомих торговельних марок [9].

Стаття 6^bis Конвенції визначає, що Країни Союзу зобовʼязуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше пʼяти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Пунктом 2 статті 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності ТРІПС передбачено, що стаття 6^bis Паризької конвенції застосовується mutatis mutandis. При визначенні, чи є товарний знак загально відомим, Члени (країни-учасниці Угоди) повинні брати до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числі відомість на території відповідного Члена, яка була отримана в результаті просування товарного знака. (Часто вживаний латинський термін «mutatis mutandis» означає: «змінивши те, що треба змінити», інакше кажучи, «із врахуванням відповідних обставин») [9].

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV врегульовано питання охорони прав на добре відомий знак.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону, у редакції з 22.05.2003, охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 ^bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Тобто законодавець, по-перше, підтвердив прямий звʼязок  отримання статусу добре відомої торговельної марки із Конвенцією, яка містила положення про таку категорію торговельних марок задовго до закріплення відповідних положень у внутрішньому законодавстві (тобто ще з 1991 року).

По-друге, саме з моменту набрання чинності нормою ст. 25 Закону законодавець створив механізм визнання добре відомою торговельної марки в Україні.

Фенюк А.Р. влучно відмітила, що особливою ознакою добре відомої торговельної марки є ретроспективний характер правової охорони [11].

Враховуючи це, резюмуємо, що:

• Торговельна марка не стає загальновідомою лише у звʼязку з набранням чинності спеціальною нормою в Законі, оскільки торговельна марка, зважаючи на існування Конвенції, могла стати добре відомою задовго до того. Тобто з моменту ратифікації Конвенції до таких правовідносин і застосовуються її положення. Відповідно правовій охороні і підлягають торговельні марки, що стали добре відомими в Україні до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22.05.2003 № 850-IV.
• Однак про факт загальновідомості українські уповноважені органи (Апеляційна палата та суд) отримали юрисдикцію, тобто право «говорити», лише з 2003 року, коли український законодавець наділив внутрішні органи такою компетенцією. Відповідно, з цього моменту і почав здійснюватись правовий захист прав на добре відомі торговельні марки в Україні та визнання їх такими. Але це неозначає, що вказані юрисдикційні органи позбавлені права визнавати факт загальновідомості торговельних марок ретроспективно, тобто до 2003 року.

Питання №2

Відповідно до ч. 4 Закону (в редакції закону від 22.05.2003 № 850-IV) з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Зважаючи на викладені в першому питанні пояснення в частині добре відомих торговельних марок слід відмітити, що і в 2003 році законодавець не обмежувався терміном, з якого позначення могло стати добре відомим. Оскільки ця подія не пов’язується із датою набрання чинністю правовими нормами, що визначають їх правову охорону.

Тому правова охорона позначень як добре відомих торговельних марок, які використовувались ще до 1991 року та після можуть різнитися особливостями процедур визнання їх добре відомими. Втім, добре відомими вони можуть стати та бути визнані із дати, коли навіть не існувало законодавчого врегулювання таких процедур.

Питання №3

Визнання знака добре відомим надає йому більш широку правову охорону в порівнянні зі знаками, які не мають такого статусу. Так, з огляду на реєстрацію знака стосовно товарів або послуг, що є спорідненими з товарами чи послугами, для яких використовується добре відомий знак, а також з урахуванням того, що використання добре відомого знака для товарів і послуг, зазначених у спірному свідоцтві, свідчитиме про зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням, суд з урахуванням конкретних обставин справи задовольняє позов про визнання недійсним спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

При цьому відсутність зі сторони власника оспорюваного свідоцтва неправомірних дій та факту заподіяння шкоди позивачеві не можуть бути підставою для відмови в задоволенні позову, оскільки врахуванню підлягає вже ймовірність завдання шкоди внаслідок такого використання. Така правова позиція відповідає й змісту Спільної рекомендації стосовно положень про охорону загальновідомих знаків, що прийнята Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності на тридцять четвертій серії засідань Асамблей держав-членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності 20–29 вересня 1999 року [9].

Отже, доходимо висновку, що «власник» добре відомої торговельної марки має право заборонити власнику свідоцтва використовувати відповідне позначення.

З урахуванням обставин, що склалися, таке можливо навіть з урахуванням того, що ініціювання процедури визнання добре відомою торговельної марки мало місце після отримання правової охорони спірним позначенням. Оскільки визнанням торговельної марки добре відомою на момент, що передує поданню заявки на реєстрацію знака, суд фактично визнає (підтверджує) обставини її загальновідомості вже на певну дату, що передувала поданню заяви.

Що ж до правового становища власника свідоцтва на торговельну марку, який тривалий час не реагував на порушення своїх прав з боку особи, яка також почала використовувати знак у своїй діяльності, то слід зазначити таке.

Редакція ч. 3 ст. 16 Закону навіть станом на дату отримання спірного свідоцтва передбачала саме право, а не обовʼязок власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу, за винятком випадків, коли використання знака не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника свідоцтва.

Козюбра М.І. вказує на те, що терміном «право» позначається похідна від «об’єктивного права» міра поведінки окремих осіб, або ж іншими словами – набуте право, що виникає на підставі закону, іншого нормативного акта чи договору: наприклад, право на встановлені законом пільги певним категоріям населення; права, що виникають у сторін з укладеного ними договору, та ін [8].

Таким чином, правове становище власника спірного свідоцтва на торговельну марку не повинно у цьому випадку зазнавати змін у звʼязку з нереалізацією ним свого права.

Тим паче, що власник міг допустити таке використання шляхом мовчазної згоди на використання або ж і просто не вбачати економічної ефективності у початку досудого та/або судового врегулювання спору.

В сучасному цивільному праві під конклюдентними діями розуміють дії особи, що виявляють її волю встановити правовідношення, але не у формі усного чи письмового волевиявлення, а своєю поведінкою, щодо якої можна зробити певний висновок про конкретний намір [7].

Так, Дмитришин В.С. пише про те, що у випадку з наданням конклюдентної згоди правовласника на використання іншою особою обʼєкта інтелектуальної власності, особа, яка використовує обʼєкт, таким використанням виражає свою дійсну волю на таке користування правами, а правовласник відповідає мовчанням. Наразі виникає ситуація, коли мовчазна відповідь – це також позитивна відповідь, виражена в пасивному неперешкоджанні використанню іншою особою прав на обʼєкт інтелектуальної власності [10].

Питання №4

Відповідно до частини шостої статті 16 Закону, статті 500 ЦК України та статті 4 Конвенції визнається право попереднього користувача на торговельну марку.

Згідно зі статтею 4 Конвенції права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу по охороні промислової власності, який утворений Країнами, до яких застосовується ця Конвенція.

Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача виникає не в силу рішення суду, а за наявності умов, визначених статтею 500 ЦК України, що не виключає можливості заявлення до суду вимоги про встановлення права попереднього користувача.

Попередній користувач не має права використовувати тотожне позначення в більшому обсязі в порівнянні з тим, в якому позначення використовувалося (передбачалося використовуватися) до дати пріоритету заявки. При цьому обсяг використання тотожного позначення повинен бути документально підтверджений [9].

На думку Басая О.В., добре відомим знак може бути визнано незалежно від його державної реєстрації. В той же час, він визнає, що виникнення права попереднього користувача на добре відому торговельну марку не отримало належного правового регулювання [12].

Втім, все ж із викладених положень вбачається, що право попереднього користувача виникає лише з правовідносин, у яких має місце подання заявки на реєстрацію торговельної марки або заявлено пріоритет.

Принаймні, в розумінні Закону заявкою є сукупність документів, необхідних для видачі свідоцтва. А серед наслідків визнання торговельної марки добре відомою немає видачі свідоцтва.

Тож вважаємо, що викладена норма щодо права попереднього користувача жодним чином не надає права попереднього користувача особі, якщо йдеться про визнання торговельної марки добре відомою, яка до цього не була зареєстрована в Україні, зокрема.

Саме тому описана у питанні №4 особа не має права, без дозволу власника добре відомої торговельної марки, використовувати торговельну марку після визнання конфліктуючої торговельної марки добре відомою на дату, що передувала поданню заявки на реєстрацію торговельної марки.

Питання №6

Відповідно до ч. 4 ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно зі ст. 496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Водночас ч. 3 ст. 425 ЦК України надає можливість дострокового їх припинити.

Повертаючись до трактувань заявки, наведених у відповіді на питання № 4, обмеження строку чинності майнових прав часовим проміжком у 10 років, застосовується лише щодо зареєстрованих торговельних марок, а не визнаних добре відомими.

Торговельна марка визнається добре відомою на невизначений строк. Водночас не передбачено будь-яких процедур, пов’язаних із підтриманням статусу торговельної марки як добре відомої [13].

Інших обмежень чинне законодавство не містить.

Питання №10

Відповідно до ст. 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

І її перебіг починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Визнання торговельної марки добре відомою судом, в першу чергу, повʼязане із підтвердженням судом того факту, що певна торговельна марка станом на певну дату стала відомою широкому загалу. А не з порушенням прав особи, чия торговельна марка стала добре відомою. З урахуванням цього слід константувати, що позовна давність до цієї вимоги не застосовується.

Втім, позовна давність може застосовуватись до вимоги про визнання недійсним свідоцтва про реєстрацію конкуруючої торговельної марки.

На визначення початкового моменту позовної давності наразі впливають одночасно як суб’єктивні, так і об’єктивні чинники. Об’єктивні мають значення тому, що вони пов’язані із подією правопорушення, а суб’єктивні набувають ваги у зв’язку з тим, що лише усвідомлення особою факту порушення її права тягне виникнення у неї права на позов. Під час установлення початкового моменту перебігу давнісного строку акцент робиться на суб’єктивному критерії: враховується те, коли правовласник дізнався або мав дізнатися про порушення [14].

В останньому випадку перебіг позовної давності щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва починається, на нашу думку, з моменту визнання судом добре відомої торговельної марки. Адже саме в цей час було встановлені та підтверджені обставини загальновідомості торговельної марки і особа («власник» добре відомої торговельної марки) дізналася про порушення своїх прав.

Також слід зосередити увагу на тому, що п. 2 ст. 6^bis Конвенції, відповідно до якого для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше пʼяти років, що вираховується від дати реєстрації знака, не поширюється на викладені позовні вимоги у цій справі. Адже врахування цього строку можливо лише у разі отримання свідоцтва на торговельну марку в той час, коли відповідне позначення вже було визнано добре відомим.

Член Науково-консультативної ради при ВС,

доктор філософії права (к.ю.н.), доцент

Єфімов О.М.

09 жовтня 2023 року